Quem é dono do que funcionários, sócios e freelancers criam?

A titularidade de criações de funcionários, sócios e freelancers depende do tipo de criação e do vínculo com a empresa. Invenções e software desenvolvidos por empregados no exercício da função pertencem, em regra, ao empregador por força de lei. Já obras protegidas por direito autoral, como textos, fotos, ilustrações e peças de design gráfico, só passam à empresa por contrato escrito, e o sócio que cria sem vínculo formal não está coberto por nenhuma dessas regras automáticas.

Em resumo

• Invenção e modelo de utilidade feitos por empregado contratado para pesquisar ou inventar pertencem ao empregador (art. 88 da Lei 9.279/1996, a Lei da Propriedade Industrial, ou LPI). As mesmas regras valem para desenho industrial (art. 121).
• Software desenvolvido por empregado ou prestador de serviços, dentro do objeto do contrato, pertence ao empregador ou contratante, salvo estipulação em contrário (art. 4º da Lei 9.609/1998).
• Para as demais obras autorais, a Lei 9.610/1998 não traz regra que transfira os direitos automaticamente ao empregador. É preciso cessão por escrito, interpretada de forma restritiva.
• Sócios fundadores costumam ser o ponto cego: o que criaram antes ou fora de um contrato continua sendo deles até que haja transferência formal.
• Contratos claros de trabalho, prestação de serviços e acordo de sócios reduzem muito o risco de disputa.

Invenções e modelos de utilidade criados por empregados

A LPI trata do tema nos arts. 88 a 93, regulamentados pelo Decreto 2.553/1998. São três situações:

Alguns detalhes fazem diferença na prática:

• Remuneração. No caso do art. 88, salvo previsão contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho se limita ao salário ajustado (art. 88, § 1º).
• Um ano depois da saída. Salvo prova em contrário, presume-se desenvolvida durante o contrato a invenção cuja patente o ex-empregado pedir até 1 ano após o fim do vínculo (art. 88, § 2º).
• Participação nos ganhos. O empregador pode conceder ao empregado participação nos ganhos da exploração da patente, por negociação ou por norma da empresa. Essa participação não se incorpora ao salário (art. 89).
• Titularidade comum. No caso do art. 91, o empregador tem direito exclusivo de licença de exploração e o empregado, direito a justa remuneração. Se, sem acordo, o empregador não iniciar a exploração em 1 ano da concessão, a patente passa ao empregado, ressalvadas razões legítimas (art. 91, §§ 2º e 3º).
• Autônomos, estagiários e empresas contratadas. As mesmas regras se aplicam, no que couber, ao trabalhador autônomo, ao estagiário e às relações entre empresas contratantes e contratadas (art. 92). O Decreto 2.553/1998 determina que esses contratos estipulem a titularidade das criações e a participação dos criadores (art. 5º).
• Setor público. As regras valem também para a administração pública (art. 93). O servidor inventor tem direito a premiação, que não pode exceder um terço das vantagens obtidas pelo órgão (Decreto 2.553/1998, art. 3º, § 2º).

Em qualquer caso, o inventor deve ser nomeado no pedido de patente, podendo pedir que seu nome não seja divulgado (art. 6º, § 4º, da LPI).

Software desenvolvido por empregados e prestadores

A Lei 9.609/1998 tem regra própria e mais ampla. Salvo estipulação em contrário, pertencem exclusivamente ao empregador, ao contratante de serviços ou ao órgão público os direitos sobre o programa desenvolvido durante o contrato ou vínculo quando (art. 4º):

• o contrato é expressamente destinado a pesquisa e desenvolvimento;
• a atividade do empregado, contratado ou servidor prevê esse desenvolvimento; ou
• o desenvolvimento decorre da própria natureza das funções.

Ressalvado ajuste em contrário, a compensação se limita à remuneração ou ao salário combinado (art. 4º, § 1º). O programa criado sem relação com o contrato e sem uso de recursos, informações tecnológicas, segredos, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou contratante pertence ao empregado ou prestador (art. 4º, § 2º). A mesma lógica vale para bolsistas e estagiários (art. 4º, § 3º).

Note que a lei fala em contratante de serviços. Por isso, o freelancer que desenvolve software dentro do escopo contratado está, em princípio, coberto pela regra. O problema aparece quando o escopo é vago, quando não há contrato escrito ou quando o código usa componentes preexistentes do próprio desenvolvedor.

O autor mantém o direito de reivindicar a paternidade do programa e de se opor a alterações não autorizadas que prejudiquem sua honra ou reputação (art. 2º, § 1º). Sobre o registro do código em nome da empresa, veja Registro de software no INPI ou patente.

Obras autorais: design, textos, fotos, vídeos

Aqui está a maior armadilha. A Lei 9.610/1998 define como autor a pessoa física criadora da obra (art. 11) e não contém uma regra geral, como a do art. 4º da Lei de Software, que atribua ao empregador as obras criadas por empregados ou prestadores. Os direitos patrimoniais só passam à empresa se houver transferência válida, e a lei impõe limites:

• Por escrito. A transmissão total e definitiva exige estipulação contratual escrita (art. 49, II), e a cessão se faz sempre por escrito (art. 50).
• Interpretação restritiva. Os negócios sobre direitos autorais são interpretados restritivamente (art. 4º). Sem especificar as modalidades de uso, o contrato fica limitado ao uso indispensável à sua finalidade (art. 49, VI).
• Prazo e território. Sem estipulação escrita, o prazo máximo é de 5 anos (art. 49, III). A cessão vale só para o país em que o contrato foi firmado, salvo estipulação em contrário (art. 49, IV).
• Modalidades futuras. A cessão só abrange modalidades de uso existentes na data do contrato (art. 49, V).
• Obras futuras. A cessão de obras futuras abrange no máximo 5 anos (art. 51).
• Direitos morais. São inalienáveis e irrenunciáveis (art. 27). O contrato pode organizar o crédito de autoria, mas não eliminar esses direitos.

Na obra coletiva, criada por iniciativa e sob a organização de uma empresa que a publica sob seu nome ou marca, com contribuições de diferentes autores que se fundem numa criação autônoma (art. 5º, VIII, h), cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto (art. 17, § 2º).

Um exemplo comum: o logotipo criado por um designer freelancer. Sem cessão escrita, a empresa pode ter apenas uma autorização limitada de uso, embora tenha pago pelo trabalho. Se o logotipo for depositado como marca, a falta de cessão pode gerar conflito. Veja também Como registrar uma marca?.

E os sócios?

As regras automáticas dos arts. 88 a 92 da LPI e do art. 4º da Lei 9.609/1998 pressupõem um vínculo de emprego, estágio, prestação de serviços ou função pública. O sócio que desenvolve a tecnologia sem nenhum desses vínculos não se encaixa com clareza nelas. Além disso, o que um fundador criou antes da constituição da empresa pertence a ele, como autor ou inventor, até ser transferido.

Por isso, em startups e empresas de base tecnológica, é recomendável:

• transferir formalmente à sociedade, por cessão ou aporte, o código, os pedidos de patente e os demais ativos criados pelos fundadores;
• prever no acordo de sócios a quem pertencem as criações futuras e o que acontece com elas na saída de um sócio;
• anotar no INPI as cessões de pedidos e patentes, que só produzem efeito perante terceiros a partir da publicação (arts. 59 e 60 da LPI).

Cláusulas que evitam disputa

Os contratos de trabalho, de prestação de serviços e de sociedade costumam conter:

• Escopo claro das atividades, para enquadrar as criações nos arts. 88 da LPI e 4º da Lei 9.609/1998.
• Cessão de direitos patrimoniais sobre as obras autorais, com modalidades de uso, território e prazo definidos, e a declaração de que a remuneração já inclui a cessão.
• Dever de comunicar invenções e desenvolvimentos relevantes à empresa, e de colaborar com depósitos e assinaturas de documentos.
• Confidencialidade, que também tem respaldo legal: divulgar ou usar sem autorização informação confidencial obtida em relação contratual ou de emprego é crime de concorrência desleal, inclusive após o fim do contrato (art. 195, XI, da LPI).
• Lista de criações preexistentes do contratado, excluídas da cessão, com licença para uso quando incorporadas ao entregável.
• Entrega de fontes e arquivos editáveis, como código-fonte, documentação e arquivos de design, e não apenas do produto final.
• Componentes de terceiros e código aberto, com obrigação de informar licenças.
• Política de participação nos ganhos, quando a empresa quiser incentivar inventores (art. 89 da LPI).
• Renovação periódica das cessões em relações longas, considerando o limite de 5 anos para obras futuras.

Erros comuns

• Contratar freelancers por troca de mensagens, sem contrato escrito de cessão.
• Usar um modelo genérico de contrato de trabalho que não descreve as funções criativas.
• Deixar o código ou o pedido de patente em nome do fundador.
• Depositar como marca um logotipo cujos direitos autorais não foram cedidos.

Perguntas frequentes

Um ex-funcionário depositou uma patente meses depois de sair. A empresa pode reivindicar?

Se o pedido foi feito até 1 ano após o fim do vínculo, presume-se, salvo prova em contrário, que a invenção foi desenvolvida durante o contrato (art. 88, § 2º). A titularidade depende ainda de a invenção se enquadrar nas hipóteses do art. 88 ou do art. 91.

O contrato de trabalho basta para a empresa ser dona de tudo?

Para invenções e software ligados às funções, a lei já atribui a titularidade ao empregador. Para textos, imagens, vídeos e design gráfico, é necessária cessão escrita, com os limites da Lei 9.610/1998.

Pagar prêmio a um inventor gera encargos trabalhistas?

A LPI prevê que a participação nos ganhos da exploração da patente não se incorpora ao salário (art. 89, parágrafo único). Os efeitos tributários e trabalhistas de cada política merecem análise própria.

O freelancer pode reutilizar o que fez para mim?

Depende do contrato. No software desenvolvido como objeto do serviço, a lei atribui os direitos ao contratante, salvo estipulação em contrário. Nas obras autorais, o autor mantém o que não foi cedido por escrito.

Como a CPB pode ajudar

A CPB atua em contratos estratégicos, incluindo cláusulas de titularidade, cessão e confidencialidade em contratos de trabalho, prestação de serviços e acordos de sócios. Também atua em direito autoral, na organização e no registro dos ativos criados pela equipe.

Fontes

• Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), Planalto
• Lei nº 9.609/1998 (Lei de Software), Planalto
• Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), Planalto
• Decreto nº 2.553/1998 (regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da LPI), Planalto