Licença de marca e patente: cláusulas essenciais e averbação no INPI

O contrato de licença de marca ou de patente autoriza outra empresa a usar a marca ou explorar a invenção, sem transferir a titularidade. Ele vale entre as partes desde a assinatura, mas só produz efeitos perante terceiros depois de averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a partir da publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Desde dezembro de 2025, a averbação segue novas portarias do INPI, e um contrato bem redigido evita exigências, disputas sobre exclusividade e problemas com royalties.

Em resumo

• A Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial, LPI) exige a averbação no INPI para que a licença produza efeitos em relação a terceiros (arts. 62 e 140).
• Para provar o uso da marca ou da patente, o contrato não precisa estar averbado.
• Se o contrato não disser se a licença é exclusiva, o INPI a registrará como não exclusiva.
• O prazo da licença não pode ultrapassar a vigência do direito no Brasil.
• Desde 2024, a Lei 14.596/2023 revogou regras antigas que condicionavam a dedutibilidade de royalties pagos ao exterior ao registro do contrato e a limites percentuais.

O que é um contrato de licença de marca e de patente

A licença é uma autorização de uso. O titular (licenciante) continua dono do direito e permite que o licenciado use a marca ou explore a patente nas condições do contrato. Na cessão, ao contrário, a titularidade muda de mãos.

A LPI trata do tema em dispositivos próprios:

• Patente (arts. 61 a 63). O titular da patente ou o depositante do pedido pode licenciar a exploração. O licenciado pode receber do titular poderes para agir em defesa da patente. O aperfeiçoamento feito em patente licenciada pertence a quem o fizer, com direito de preferência da outra parte para licenciá-lo.
• Marca (arts. 139 a 141). O titular do registro ou o depositante do pedido pode licenciar o uso da marca, sem prejuízo do seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços. O licenciado também pode receber poderes para defender a marca. Da decisão que indeferir a averbação cabe recurso.

Como a licença pode envolver pedido ainda em análise, é comum licenciar uma marca depositada ou um pedido de patente. O contrato deve indicar o número de cada pedido ou registro no Brasil.

Para que serve a averbação do contrato de licença no INPI

A averbação é o ato pelo qual o INPI anota a licença junto ao pedido ou registro. A lei é clara: o contrato de licença deve ser averbado para produzir efeitos em relação a terceiros, e esses efeitos começam na data da publicação (arts. 62, § 1º, e 140, § 1º).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou a mesma lógica à cessão de marca: entre as partes, o negócio se consolida com a assinatura, mas a eficácia contra terceiros depende da publicação pelo INPI (REsp 1.761.023, Terceira Turma, 2018).

Na prática, a averbação dá publicidade à licença. Isso importa, por exemplo, quando o licenciante vende o ativo, quando surge um segundo licenciado ou quando o licenciado precisa demonstrar sua posição contra um infrator.

O que mudou nas regras do INPI

O INPI publicou a Portaria INPI/PR 34/2025, sobre o procedimento de averbação, e a Portaria INPI/PR 35/2025, sobre as diretrizes de exame. As duas revogaram as portarias 26 e 27 de 2023 e, segundo o INPI, passaram a ser aplicadas a partir de 12 de dezembro de 2025.

Pontos que afetam diretamente a redação do contrato:

• Exclusividade. O certificado deve indicar se a licença é exclusiva ou não exclusiva. Se o contrato for omisso, a licença será considerada não exclusiva. A mudança posterior depende de aditivo.
• Sublicença. Deve ser informada a possibilidade de sublicenciar. Para averbar uma sublicença, é preciso apresentar a autorização formal do titular.
• Direitos no Brasil. Só se averbam licenças de pedidos depositados ou direitos concedidos no Brasil, com a numeração de cada um.
• Prazo. A licença não pode ultrapassar a vigência dos direitos no Brasil. Aditivos precisam ser assinados enquanto o contrato está vigente.
• Valor. Quando o objeto inclui apenas pedidos de patente ou de desenho industrial, o certificado registra a licença como gratuita ("NIHIL") até a concessão; depois, cabe petição para registrar a remuneração. Essa regra não se aplica a pedidos de registro de marca.
• Duplicidade. Não se averbam dois contratos entre as mesmas partes, com o mesmo objeto e para o mesmo período.

Cláusulas essenciais do contrato de licença

1. Partes e representação. Qualificação completa, com razão social, cadastro e endereço. A parte domiciliada no exterior precisa manter procurador no Brasil com poderes para receber citações.
2. Objeto. Número de cada registro ou pedido, produtos ou serviços cobertos, e se a licença abrange fabricação, venda, importação ou só uso da marca.
3. Território e canais. Onde e por quais meios o licenciado pode atuar.
4. Exclusividade e sublicença. Dizer expressamente, para evitar o enquadramento automático como não exclusiva.
5. Prazo e renovação. Limitado à vigência do direito e com regra clara de renovação.
6. Remuneração. Base de cálculo dos royalties, percentual ou valor fixo, mínimo garantido, moeda, prazos, relatórios de vendas e direito de auditoria.
7. Controle de qualidade. Na licença de marca, é o que permite ao titular exercer o controle efetivo previsto no art. 139.
8. Defesa do direito. Quem notifica e processa infratores, quem paga os custos e como se dividem indenizações.
9. Melhorias. Como ficam os aperfeiçoamentos e o direito de preferência do art. 63.
10. Confidencialidade e know-how. Se houver fornecimento de tecnologia não patenteada, avaliar o registro como contrato de fornecimento de tecnologia.
11. Término. Hipóteses de rescisão, venda de estoque remanescente, retirada da marca de materiais e distrato para cancelar a averbação.
12. Averbação. Quem pede, quem paga a retribuição e em que prazo.

Royalties e remessa ao exterior

Quando o licenciante está no exterior, a remessa de royalties envolve tributos e regras de câmbio. Dois pontos merecem atenção:

• CIDE. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico da Lei 10.168/2000 incide, à alíquota de 10%, sobre valores remetidos ao exterior em contratos de exploração de patentes e de uso de marcas, entre outros.
• Dedutibilidade. A Lei 14.596/2023, que trata de preços de transferência, revogou a partir de 1º de janeiro de 2024 o art. 50 da Lei 8.383/1991, o art. 74 da Lei 3.470/1958 e alíneas do art. 71 da Lei 4.506/1964. Esses dispositivos condicionavam a dedução de royalties pagos ao exterior ao registro do contrato e a limites percentuais. Para partes relacionadas, valem agora as regras de preços de transferência, e a lei veda a dedução quando ela resultar em dupla não tributação (art. 44).

Isso não torna a averbação dispensável. Ela continua sendo a forma legal de dar efeitos perante terceiros à licença. O enquadramento tributário de cada remessa deve ser confirmado com a área contábil e com a instituição financeira que fará o câmbio.

Passo a passo para averbar a licença no INPI

1. Revise o contrato à luz das portarias de 2025, com numeração dos direitos, exclusividade, prazo e valor.
2. Pague a Guia de Recolhimento da União (GRU) antes de iniciar o pedido. Há descontos para microempresas, pessoas físicas e outras categorias.
3. Protocole pelo sistema e-Contratos, com formulário, comprovante da GRU, procuração, contrato e tradução, se estiver em língua estrangeira. Qualquer das partes pode pedir.
4. Acompanhe a RPI, publicada às terças-feiras.
5. Responda a exigências em até 60 dias da publicação, sob pena de arquivamento.
6. Receba o certificado, que indica partes, objeto, modalidade, valor declarado, prazo do contrato e prazo de averbação.

A Portaria 34/2025 fixa em até 30 dias, contados da publicação do requerimento na RPI, o prazo para a decisão do INPI.

Erros comuns

• Assinar a licença e não averbar, confiando que o contrato "vale igual".
• Deixar a exclusividade implícita.
• Licenciar marca registrada só no exterior, sem pedido no Brasil.
• Prever prazo maior que a vigência da patente.
• Assinar aditivo depois do fim do contrato.
• Não prever controle de qualidade na licença de marca.

Perguntas frequentes

O contrato de licença de marca não averbado é inválido?

Não. Ele é válido entre as partes. O que a falta de averbação impede é a produção de efeitos em relação a terceiros.

É possível licenciar marca ou patente que ainda está em pedido?

Sim. A LPI permite que o depositante celebre a licença. No caso de pedido de patente, o certificado do INPI registra a licença como gratuita até a concessão.

Quanto tempo o INPI leva para decidir?

A Portaria 34/2025 fixa até 30 dias para a decisão, contados da publicação do requerimento na RPI, com referência ao art. 211 da LPI. Exigências formais podem alongar o processo, já que a resposta pode levar até 60 dias.

O licenciado pode processar quem copia a marca?

Pode, se o titular lhe conferir poderes para agir em defesa da marca ou da patente, como preveem os arts. 61 e 139 da LPI. O ideal é que o contrato trate disso.

Como a CPB pode ajudar

A CPB atua em contratos estratégicos, incluindo a redação e a revisão de licenças de marca e de patente e o acompanhamento da averbação no INPI. Também atua na proteção dos próprios ativos licenciados, em marcas e patentes.

Fontes

• Lei 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial (Planalto)
• Portaria INPI/PR 34/2025 (INPI)
• Portaria INPI/PR 35/2025 (INPI)
• Contratos de tecnologia e de franquia: guia básico (INPI)
• Legislação de contratos de tecnologia (INPI)
• Lei 14.596/2023, preços de transferência (Planalto)
• Lei 4.506/1964 (Planalto)
• Lei 10.168/2000, CIDE (Planalto)
• STJ: Terceira Turma autoriza penhora de marca cujo registro de transferência não foi publicado pelo INPI