Concorrência desleal e uso indevido de marca: como a empresa reage

Quando um concorrente copia a marca da empresa ou usa meios desleais para desviar clientela, a Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial, LPI) permite agir em três frentes: extrajudicial, cível e criminal. Na esfera cível, é possível pedir que o uso indevido de marca pare, inclusive por liminar antes da citação, e cobrar indenização. Para a indenização, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplica o prazo de cinco anos, renovado a cada dia em que a violação continua.

Em resumo

• O registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) garante ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional (art. 129 da LPI).
• A LPI prevê crimes contra a marca (arts. 189 e 190) e de concorrência desleal (art. 195), processados, em regra, por queixa do ofendido.
• Na ação cível, o juiz pode mandar sustar a violação liminarmente e, em casos de imitação flagrante, apreender produtos (art. 209).
• A pretensão de indenização prescreve em cinco anos (art. 225 e Súmula 143 do STJ), e o prazo se renova enquanto o uso indevido continua.
• Provas bem feitas no início, como ata notarial, pesam mais do que qualquer outra providência.

O que é uso indevido de marca e o que é concorrência desleal

Uso indevido de marca é usar, sem autorização, marca registrada por outra pessoa, ou imitá-la de modo que possa causar confusão. A proteção decorre do registro validamente expedido pelo INPI.

Concorrência desleal é mais ampla. Abrange condutas que desviam clientela por meios desonestos, mesmo quando não há marca registrada envolvida: falsas afirmações sobre o concorrente, uso de sinal de propaganda alheio, uso de nome comercial ou título de estabelecimento de outro, uso de segredos obtidos em relação de emprego, entre outras.

Além dos crimes, o art. 209 garante perdas e danos por atos de concorrência desleal não previstos na lei, que prejudiquem a reputação ou os negócios alheios ou criem confusão entre estabelecimentos ou produtos.

As penas dos arts. 189 e 190 aumentam de um terço à metade quando o infrator é ou foi empregado, sócio ou representante do titular ou do licenciado, ou quando a marca é de alto renome, notoriamente conhecida, coletiva ou de certificação (art. 196).

O que a empresa pode fazer contra o uso indevido de marca

1. Documentar a violação

Antes de qualquer contato com o infrator, reúna provas: fotos de produtos e embalagens, notas fiscais de compra, capturas de sites, anúncios e redes sociais. Uma ata notarial, lavrada por tabelião, atesta a existência e o modo de existir de um fato, inclusive conteúdo em meio eletrônico (art. 384 do Código de Processo Civil). Isso evita que a prova desapareça quando o infrator for alertado.

Verifique também a situação da própria marca no INPI: registro concedido, classes, especificação e titularidade. Se a marca ainda está em pedido, a estratégia muda.

2. Notificação extrajudicial

A notificação extrajudicial não é obrigatória, mas costuma ser o caminho mais rápido. Ela identifica o direito, descreve o uso indevido e pede que a conduta cesse em prazo razoável. Muitos casos se resolvem aqui, às vezes com acordo de retirada de estoque ou de transição de marca.

Dois cuidados. Primeiro, a notificação avisa o infrator, que pode apagar provas; por isso, documente antes. Segundo, pelo Código Civil (art. 202), a notificação extrajudicial, por si só, não interrompe a prescrição, salvo se o devedor reconhecer o direito de forma inequívoca. O protesto judicial, por exemplo, tem esse efeito.

3. Ação cível com pedido de liminar

Independentemente da ação criminal, o prejudicado pode propor as ações cíveis cabíveis (art. 207). O pedido mais comum combina abstenção de uso, retirada de produtos e indenização.

• Liminar. O juiz pode determinar a sustação da violação antes da citação do réu, para evitar dano irreparável, exigindo caução se julgar necessário (art. 209, § 1º). O Código de Processo Civil exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300).
• Apreensão. Em reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, o juiz pode mandar apreender mercadorias, embalagens e etiquetas (art. 209, § 2º).
• Indenização. Os lucros cessantes são calculados pelo critério mais favorável ao prejudicado: o que ele teria ganho sem a violação, o que o infrator ganhou, ou o valor de uma licença hipotética (art. 210). O STJ reconhece que a violação de marca gera reparação por danos materiais e morais independentemente de prova concreta do prejuízo (REsp 1.507.920, Quarta Turma).

4. Onde propor a ação

Pela tese do Tema 950 do STJ, questões de concorrência desleal, conjunto-imagem (trade dress) e demandas entre particulares que não discutem o registro são da Justiça estadual. Se o infrator também tem registro no INPI, a abstenção de uso depende de ação de nulidade desse registro na Justiça Federal, com participação do INPI. O STJ também já decidiu que o pedido de nulidade de registro e abstenção não pode ser cumulado com o pedido de indenização (REsp 1.848.033, Terceira Turma, 2021).

5. Via criminal

Nos crimes da LPI, a ação penal depende de queixa do ofendido, exceto no crime do art. 191 (art. 199). Antes da queixa, podem ser pedidas diligências de busca e apreensão, e quem as requerer de má-fé ou por erro grosseiro responde por perdas e danos (art. 204). As autoridades alfandegárias podem apreender produtos com marcas falsificadas no ato de conferência (art. 198).

Prazos que a empresa precisa conhecer

Os prazos criminais são curtos. Quem pretende seguir pela via penal precisa decidir cedo.

Passo a passo resumido

1. Confirme a titularidade e o escopo do registro no INPI.
2. Documente a violação com ata notarial e compras de teste.
3. Avalie o risco: o infrator tem registro? A marca dele é anterior? Há direito de precedência?
4. Envie notificação extrajudicial, se a estratégia permitir alertar o infrator.
5. Sem solução, proponha ação cível com pedido de liminar, no juízo competente.
6. Avalie, em paralelo, a via criminal e seus prazos.

Erros comuns

• Notificar antes de documentar.
• Deixar passar anos tolerando o uso, o que reduz o período indenizável.
• Propor abstenção na Justiça estadual contra quem tem registro próprio no INPI.
• Não conferir se a própria marca cobre os produtos ou serviços em disputa.
• Pedir busca e apreensão sem base sólida, com risco de responder por perdas e danos.

Perguntas frequentes

Preciso ter marca registrada para agir?

Para os crimes contra marca, sim. Sem registro, a empresa ainda pode alegar concorrência desleal, como o uso de nome comercial, título de estabelecimento ou sinal de propaganda alheios, ou atos que causem confusão (arts. 195 e 209).

A notificação extrajudicial é obrigatória antes da ação?

Não. Ela é uma escolha estratégica. Em casos de falsificação, pode ser melhor ir direto à Justiça com pedido de liminar e apreensão.

Quanto tempo tenho para cobrar indenização?

Cinco anos, segundo o art. 225 da LPI e a Súmula 143 do STJ. Como o prazo se renova a cada dia de violação, o uso contínuo pode ser cobrado, em regra, pelos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Posso pedir indenização sem provar o prejuízo exato?

Segundo o STJ, a violação de marca gera dever de reparar danos materiais e morais independentemente de prova concreta do prejuízo. O valor dos danos materiais costuma ser apurado na fase de liquidação.

Como a CPB pode ajudar

A CPB atua em ações judiciais envolvendo propriedade industrial, incluindo notificações, medidas de urgência e ações de abstenção e indenização. Também atua na proteção preventiva de marcas, que é a base para exercer esses direitos.

Fontes

• Lei 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial (Planalto)
• Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015 (Planalto)
• Código Civil, Lei 10.406/2002 (Planalto)
• Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689/1941 (Planalto)
• STJ: REsp 1.730.067, prescrição e violação contínua de marca
• STJ: Registro de nome empresarial não define prescrição de ação sobre uso indevido de marca (REsp 1.719.131)
• STJ: Súmula 143
• STJ: Só a Justiça Federal pode determinar abstenção de uso de marca registrada no INPI (Tema 950)
• STJ: Informativo de Jurisprudência 716 (REsp 1.848.033)
• STJ: In re ipsa, entendimentos sobre dano presumido (REsp 1.507.920)